El Uso y Registro De Nombres y Apellidos Como Marcas Comerciales

Autor: Camilo Cortés Prieto

Marzo 26, 2021
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El artículo 157 de la Decisión 486 de 2000 permite que terceros, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilicen en el mercado su propio nombre (prenombre, apellido o seudónimo), siempre que (i) se haga de buena fe, (ii) no constituya uso a titulo de marca, y (iii) tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

De dicho artículo, se entiende que existen tres elementos: dos determinativos y uno condicional compuesto respectivamente, que de cumplirse los tres, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero [1]. Es decir, por regla general, si se verifican tales exigencias, cualquier persona puede utilizar en el mercado su nombre o apellido sin necesidad de contar con la venía del titular de una marca ni tampoco con el respaldo de un registro otorgado por la autoridad encargada para la propiedad industrial [2].

No obstante, nótese que el artículo 157 mencionado se refiere al uso y no a la registrabilidad. Por lo tanto, en el escenario de registro puede haber excepciones en las que los nombres o apellidos propios, por más que sean idénticos o similares a una marca previamente registrada, pueden llegar a ser registrados y, por su puesto, posteriormente utilizados en el comercio.

Teniendo en cuenta lo anterior, de entrada podemos concluir que, el uso de nombres o apellidos propios en el mercado solo es posible cuando se cumplen las tres condiciones inicialmente anunciadas, de lo contrario, solo se podrá utilizar cuando supere el análisis de registro ante la autoridad administrativa encargada, en el caso colombiano, ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ahora bien, ¿cómo se puede obtener un registro de un nombre o apellido idéntico a una marca previamente registrada cuando no se cumplen los presupuestos del artículo 157? Respecto del registro, la jurisprudencia del Consejo de Estado, en principio señala que "los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación" [3]. (Destacado fuera de texto)

A partir de esta afirmación, el Consejo de Estado, en diferentes pronunciamientos, estableció cuáles son aquellos "otros elementos" que deben ser revisados en el proceso de registro de marca sobre un nombre o apellido que resulta similar o idéntico a una marca previamente registrada. Algunos de esos elementos se explican a continuación:

1. El consumidor especializado a quien se dirigen los productos:

El 12 de mayo de 2011, el Consejo de Estado, en un caso en el que dos empresarios utilizaban el mismo apellido para el mismo mercado (joyería), concluyó que no podía rechazar el registro como marca del signo "L.A. CANO" con el único argumento de la identidad del elemento "CANO", pues de esta manera se estaría dejando de lado que (i) "los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo", (ii) "la imposibilidad de impedirle a un sujeto que emplee su nombre en el ejercicio de su profesión y oficio" y, (iii) "el consumidor especializado a quien se dirigen los productos que los productos" [3]. (Destacado fuera de texto)

2. Que el nombre o apellido estén acompañados de otra palabra:

El 19 de septiembre de 2018, la mencionada Corporación confirmó que el signo "VALDERRAMA" no debía ser concedido a la solicitante debido a que no iba a acompañada de otro elemento distintivo (TANIA o YURI), pues de ser concedido únicamente con aquel apellido, podía afectar a una persona natural reconocida en el mercado deportivo como lo es CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, ya que la solicitante reproducía su apellido "pudiendo inducir en confusión al público consumidor respecto del origen de los productor" y, que de haberse acompañado con otro elemento, la conclusión sobre el registro hubiese sido otra [4].

3. Que se acompañe de elementos visuales:

El 26 de julio de 2018, el Consejo de Estado, determinó que "los elementos cotejados, esto es, RADA CASSAB y RADA, son los apellidos del tercero con interés directo en el resultado del proceso, Alejandro Rada Cassab, y del titular de las marcas opositoras", sin embargo, en un estudio adicional, el órgano jurisdiccional concluyó que "existen diferencias visuales, fonéticas y ortográficas de conjunto; esto, por razón de los elementos adicionales al apellido RADA que incluye la marca solicitada R RADA CASSAB y el pictograma que reemplaza la letra A en la marca RADA de la demandante", por lo tanto, "no se genera riesgo de confusión o asociación en el público consumidor" [5].

4. El idioma de las marcas y su pronunciación:

El 13 de marzo de 2013, la misma Sala del órgano contencioso, concluyó que, cuando se trata de marcas compuestas por nombres o apellidos, es indispensable revisar el idioma de aquellos ya que, según esta, "no basta la similitud entre una marca consistente en un nombre propio con otra que lleve el mismo nombre o su equivalente en otro idioma, pues estos no son apropiables en forma exclusiva" [6]. A esta conclusión se llega al cotejar los signos "D&G DOLCE & GABBANA" con "DOLCE EYEWEAR", en el que si bien coinciden el elemento "DOLCE", la pronunciación entre ellos es sustancialmente diferente, la primera es en italiano ("dolche") y la segunda en inglés ("dolci").

5. La conexión competitiva:

El 15 de diciembre de 2016, el Consejo de Estado, destacó un elemento importante al comparar los signos "ALDO (mixto)" con el solicitado ""ALDO (nominativo)", para esta oportunidad, dicha Corporación determinó que debía analizarse la "conexión competitiva" entre los productos y servicios que amparaban el signo solicitado con aquellos cobijados con la marca registrada. De esta manera, además de que los signos estaban conformados por nombres propios, no era menos relevante que ambas empresas fabricaban ropa y al mismo tiempo incursionaban en la venta de productos complementarios como relojes y llaveros, todos ofrecidos al público dentro de los mismos canales de comercialización, dicha situación hacía que existiera una relación de vinculación entre los productos con un mismo origen empresarial por lo que debía impedirse que se otorgara el registro [7].

Conclusión:

Con todo lo anterior, podemos decir que si un tercero no se encuentra en ninguna de las opciones de uso legítimo de su nombre o apellido previstas del artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, aquel puede acudir al registro para su posterior uso teniendo en cuenta los elementos jurisprudenciales del Consejo de Estado enlistadas y explicadas anteriormente con el fin de lograr su concesión y habilitar su posterior uso en el mercado.


Bibliografía (jurisprudencia):

1. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 101-IP-2013.
2. Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Civil, Auto de 15 de enero de 2021, Exp. 00120192215501. MP. Álvarez Gómez Marco Antonio.
3. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 12 de mayo de 2011, Exp. 000200400041, MP. Rojas Lasso María Claudia.
4. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 19 de septiembre de 2018, Exp. 00020110022801, MP García González María Elizabeth.
5. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 26 de julio de 2018, Exp. 00020140036801, MP Sánchez Sánchez Hernando.
6. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 13 de marzo de 2013, Exp. 00020070034500, MP. García González María Elizabeth.
7. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 15 de diciembre de 2016, Exp. 00020110039101, MP. Serrato Valdés, Roberto Augusto.


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